专利无效宣告程序中如何修改权利要求

在专利授权后的无效宣告行政程序中，专利权人有权修改涉案专利的权利要求。而一旦专利无效宣告的行政程序结束，进入行政诉讼阶段，专利权人不能再修改权利要求。因此，专利无效宣告程序可以说是专利权人修改其专利保护范围的最后机会。如何更加充分合理地运用这次宝贵的机会，最大限度地保留专利权，往往是专利权人最关心的问题。《专利审查指南》已经规定了无效宣告程序中允许的典型的权利要求修改方式，本文旨在探讨非常规的修改方式。

《专利法》第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

《专利法实施细则》第六十九条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”

可见，专利法及其实施细则是从权利和义务两方面规范了对专利文件的修改，一方面，赋予专利权人可以在无效宣告程序中对专利文件进行修改的权利；另一方面则强调在修改时应遵守的义务，即对修改的限制。即，为保护发明创造和技术贡献，应当允许专利权人对专利文件进行适当修改。同时，为了平衡专利权人与社会公众之间的利益，将对权利要求的修改不得扩大原专利保护范围作为修改后的专利文件能否被接受的规范要求。

在审查与代理实践中，往往容易更加注重第二方面，却忽略了第一方面。

依据《专利法实施细则》第一百二二条的规定，国务院专利行政部门（即国家知识产权局）根据专利法及其实施细则制定专利审查指南。《专利审查指南》属于部门规章，位阶低于《专利法》及《专利法实施细则》，不能与上位法相抵触。

最常见的并列技术方案是在权利要求中明确地用“或者”这种逻辑表达词连接的前后两项技术方案，此时如何删除一项技术方案是没有疑问的。但是否可能有其他的情况呢？

在一个无效宣告程序后的行政诉讼二审案件——（2016）京行终第485号案件中，判定专利权人将权利要求中的一个特征“所述螺钉体尾部呈断尖状，为35°±5°束尾”修改为“所述螺钉体尾部呈断尖状,为大于等于30°并小于40°束尾”,属于技术方案的删除，这相当于删除了“螺钉体尾部呈断尖状，为40°束尾”这个技术方案。

这个案件对面临断尾求生的专利权人来说是有启发的，该案中的权利要求中记载的并不是典型的“A技术方案或者B技术方案”的形态，但是当遇到无效请求人提交的证据确实公开了一部分保护范围的时候，可以尝试放弃掉这部分保护范围，并将该修改方式解释为删除技术方案的修改方式，以符合《专利审查指南》对修改方式的限制。但应注意，这种尝试不见得能够被所有合议组接受，是属于“没有办法的办法”，并不推荐为常规操作。

还值得一提的是，根据《专利审查指南》的规定，只有删除的修改方式是可以在审查决定做出之前的任何时候提出的，其他修改方式都需要在指定的答复期限内做出。因此，删除的修改方式的时机选择更加灵活，专利权人如果运用得当，可以实现理想的效果。

对于《专利审查指南》中规定的第三种修改方式“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”，最常见的情况就是将从属权利要求中的某一个特征的文字原封不动地补入独立权利要求中。但是否应将该方式理解为唯一的可行方式呢？

例如，在一份无效宣告审查决定中，合议组面临着如下的情况：权利要求1中记载了一个数值范围0.6-1.8nm，权利要求2记载了一个单点数值1.2nm，专利权人在答复期内将权利要求1中的数值范围修改为1.2至1.8nm。对此，合议组在决定中认为，该修改满足《专利审查指南》中规定的无效宣告程序中的修改原则，符合权利、义务两方面一致的立法本意，在此基础上，还进一步认定该修改方式的行为和结果都属于《专利审查指南》规定的上述第三种修改方式。也就是说，本案中，将权利要求2的特征补入权利要求1中的方式，并不只是简单地将权利要求2的特征的文字记载入权利要求1中，而是用权利要求2的数值点重新定义了权利要求1中数值范围的端点。笔者希望该案可以为面临权利要求修改困境的专利权人带来一些启发。

（作者单位：中国贸促会专利商标事务所）