浅议发明专利申请延迟审查的应用策略

国家知识产权局于2020年6月5日发布了“关于《专利审查指南》修改的公告（第328号）” ，公布了在《专利审查指南》第五部分第七章中增加了第8节，其中关于延迟审查相关规定内容如下：申请人可以对发明和外观设计专利申请提出延迟审查请求。发明专利延迟审查请求，应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出，但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效；外观设计延迟审查请求，应当由申请人在提交外观设计申请的同时提出。延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起1年、2年或3年。延迟期限届满后，该申请将按顺序待审。必要时，专利局可以自行启动审查程序并通知申请人，申请人请求的延迟审查期限终止。

此次《指南》修改对发明和外观设计专利申请引入了延迟审查制度。而实用新型专利申请的延迟审查由于公众意见反馈存在较大的“潜水艇”专利风险，故此次修改未对其引入延迟审查制度。

从专利申请人的角度来看，延迟审查具有很多优点，例如有利于申请人丰富申请和布局策略，提高专利质量，占据竞争优势，便于通过外观设计的“潜水艇”专利来打击侵权，有利于提高审查质量。单独来看，延迟审查自然也会有一些缺点，例如缩短了专利保护的有效时间，增加市场竞争风险，影响发明人奖励的及时性。

通常，申请人希望在提出发明专利申请后尽早得到保护，但有时出于技术、市场、生产、资金、竞争、专利布局、争辩策略等原因，同时又希望尽可能晚地获得授权，并且在尽可能长的时间范围内保留提出新分案申请的机会。正如国知局给出的解读那样，申请人需要更多的审查模式选择，以使审查周期更好地与专利的市场化运作相协调、相匹配，满足创新主体多样化需求。

对于不涉及方法的产品发明，可以采用“同日申请+晚提实审+延迟审查”的策略。这样既可通过实用新型申请授权周期短的优势来尽早获得保护，又能通过发明申请尽量晚提实审且请求延迟审查来推迟其授权时间。然而，由于实用新型申请保护客体的原因，该策略不适用于包含方法发明的申请。

对于无需或无法通过实用新型同日申请来尽早获得保护的专利申请，可以采用“提分案+母案晚提实审+延迟审查”的策略。具体而言，在发明专利申请递交时先不提出实审请求，在收到受理通知书之后，立即将其作为母案申请而提出一件分案申请，并且同时针对分案申请提出提前公开和提实审请求。在满足优先审查要求的情况下，还可在分案申请进入实质审查阶段后提出优先审查请求，以便使分案申请尽快授权，从而尽早得到保护。另一方面，原母案申请则尽量晚提实审并请求延迟审查，从而尽量推迟授权时间。

在特定情况下，上述两种策略也可以组合使用以获得预期效果。例如，在一件发明专利申请既包含产品发明又包含方法发明的情况下，专利申请没有满足优先审查的要求，但申请人希望对专利技术能尽快获得保护。对此，可以针对其中的产品发明提出实用新型同日申请，以期尽早获得保护；后续再基于同日发明申请针对方法发明提出分案申请并同时对其提出提前公开和实审请求，以期分案申请尽快授权，从而使方法发明也能尽早得到保护。原母案发明申请依然尽量晚提实审并请求延迟审查，从而尽量推迟授权时间。针对每件申请的具体情况，可根据审查实践和个案需求而对上述两种基础策略进行灵活组合。

可见，在实践中，通过运用上述策略而将延迟审查制度与同日申请和/或分案制度进行组合利用，完全可以同时满足对发明专利申请早保护和晚授权的需求，成功化解了矛盾，并且在尽可能长的时间范围内保留提出新分案申请的机会。

显然，延迟审查制度的出台及其在实践中的合理利用将对申请人的专利申请和布局策略产生一定影响，意义较大。专利代理机构宜及时向申请人和/或委托人提供相应信息和宣传，以提供更有价值的服务。

（作者单位：中国贸促会专利商标事务所）