中企应在全球化视野下 部署专利诉讼

当前，知识经济和经济全球化正深入发展，专利已经成为企业创新发展的战略性资源和国际竞争的核心要素，专利纠纷也呈现出国际化特点。据统计，中国百家大跨国企业的海外资产总额为95134亿元、海外营业收入达到63475亿元、海外员工总数为1391971人，已成为我国经济发展的主力军。这些企业的经营活动和市场范围跨越多个国家，从而使专利技术和专利产品往往在多个国家制造、销售、使用，令跨国专利诉讼成为可能。

华源知识产权咨询有限公司专利平台负责人李信告诉记者，很多跨国企业发动知识产权诉讼，目的不在于取得案件胜诉和侵权赔偿，而在于利用专利诉讼阻止他国企业进入相关市场，甚至利用知识产权诉讼周期长、诉讼费用巨大直接拖垮处于成长期的企业。

据了解，跨国专利诉讼具有如下特点：基于基本相同的技术方案获得的同族专利或者内在关联的技术方案获得的关联专利提起专利诉讼；在不同国家或者地区提起专利诉讼；针对相同或者相关联的民事主体提起专利诉讼。例如，苹果公司与三星公司在美国等12个国家进行的跨国专利诉讼，就体现出上述特点。苹果公司首先在美国提起专利诉讼，之后三星公司通过在韩国、日本和德国提起专利诉讼的方式加以应对，接着苹果公司与三星公司之间的专利诉讼延伸到其他国家和地区。

中伦律师事务所合伙人张鹏表示，基于经济全球化基础上的商业活动跨国化，我国企业有必要在全球化视野下部署专利诉讼，综合运用各个法域专利制度的独特优势，防控相关风险。

张鹏认为，为了有效地控制诉讼过程，企业应先考虑诉讼周期问题。据统计，主要法域专利诉讼的一般周期为，对于专利侵权诉讼和专利无效程序合一、通常在专利侵权诉讼中审理专利权无效抗辩的国家而言，美国平均2.4年，加拿大通常2年内，英国平均9个月至2年，荷兰平均1年。对于专利侵权诉讼和专利无效程序分离、通常在专利侵权诉讼之外单独设立专利无效程序的国家而言，需要一并对专利侵权诉讼和专利无效程序的周期进行统计分析。目前从整个诉讼流程来看，德国为8个月的专利侵权诉讼和2年左右的专利有效性诉讼，韩国12至18个月的专利侵权诉讼和4个月的无效宣告程序，日本15个月的专利侵权诉讼。

此外，获取证据便利性也很关键，尤其是证据开示程序的可行性。“通常而言，在美国之外的其他法域证据开示制度非常少，中国、德国、韩国、日本等大陆法系均没有完整的证据开示制度。即使是同属于英美法系的英国，其证据开示的范围也仅限于书面文件。因此，在诉讼策略方面常用的做法是，在美国提起同族专利的专利侵权诉讼并通过证据开示程序获得证据，将这些证据用于在美国之外的其他法域的专利侵权诉讼中。”张鹏说。

在控制诉讼结果方面，跨国专利诉讼需考虑法律规则因素。“专利有效性判定的实体法律制度差异可以对专利权利要求的选择乃至于专利的选择具有重大影响。尤其是，在专利有效性判定的实体法律制度方面，专利权保护客体判定规则、说明书公开充分判定规则、权利要求得到说明书支持的判定规则非常重要。”张鹏称，专利侵权判定的实体法律制度差异同样具有重大影响。尤其是等同侵权判定的差异影响很大，例如专利审查档案对等同侵权判定的影响等。

除了作出诉讼前的充足准备外，李信指出，诉讼应对的具体方法也能起到较大作用。他介绍说，如在海外市场被诉，在分析案情和获得的信息制定诉讼策略之后，企业应与当地律师制定诉讼抗辩方案。虽然抗辩理由有30多种，但企业可以考虑使用的通常有7种：诉讼主体资格抗辩、诉讼时效抗辩、不侵权抗辩、权利无效抗辩、公知技术抗辩、免责抗辩（先用权、权利用尽、临时国境）、禁止反悔原则抗辩。

此外，在面临专利诉讼时，除了积极抗辩，企业还可以对涉案专利进行无效宣告。根据案件和收集的证据情况确定专利无效要达到的目的。有多个专利或系列专利时，需要确定针对哪个或哪些专利进行无效申请。有确凿证据时，把对方的专利全部申请无效是最理想的，如不能达到理想效果，根据专利技术方案与涉案产品的对比情况确定关键的部分权利要求，把这些关键权利要求无效，也可以为后续侵权赔偿或和解提供有力支撑。