美国商标注册申请之方式选择

    ■赵婷婷

    问：在进行美国商标注册申请时，申请人经常会纠结申请方式的选择。所谓申请方式是指直接向美国专利商标局提交注册申请或通过马德里国际注册方式将保护延伸至美国。面对这两种方式，申请人应该如何选择？

    答：为了厘清这两种注册方式优劣，将从美国“独特”的商标注册申请基础，直接向美国专利商标局申请商标的问题，以及通过马德里国际注册指定美国的现存问题三个方面进行分析。

    一、“独特”的美国商标注册申请基础

    美国采用在先的商标保护原则。在美国，商标所有权的取得通常源于商标在美国的使用。目前，可以基于以下三种基础申请美国商标注册。

    1.实际使用（Actual Use）：实际使用是指申请商标在申请之日起前已经在美国使用。“使用”主要是指标有该商标的产品已经在美国市场上销售，服务已经在美国本土开展或者在美国媒体上做了宣传广告。

    如果以实际使用为基础提交美国申请，需要申请人提供商标使用证据（如至少提供一张标有商标的产品照片或服务宣传册等），以及在美国和在世界其他国家首次使用该商标的日期（需精确到年月）。

    2.意图使用（Intend-to-Use）：意图使用是指虽然商标在提交申请时尚未在美国使用，但是申请人有真实意图（Bona Fide）将在美国使用该商标。

    以意图使用为基础提交的商标申请，待该商标通过审查后，自下发核准通知书（Notice of Acceptance）之日起最多3年内，必须提交商标在美国的实际使用声明与使用证据。否则，该商标申请将被视为放弃。

    3.以国内注册（Home Registration）为基础提交申请：国内注册指的是申请人的相同商标在其本国已经获得注册。

    以国内注册为基础提交美国申请，需要注意以下三点：一是获得国内注册的商标必须与打算在美国申请注册的商标完全相同；二是国内注册证上指定的商品/服务的范围必须大于拟在美国申请保护的商品/服务范围；三是国内基础注册的商标所有人信息必须与美国商标申请人名称地址完全一致。

    二、直接向美国专利商标局提交注册申请

    直接向美国专利商标局（USPTO）递交申请，是指申请人可委托美国律师递交或自行递交申请。采用此种方式递交申请时，无需在国内申请或注册了相同商标。但是，至少在商标获得注册之前，申请人必须递交使用证据，否则商标无法获得注册。

    美国商标审查员对商标的形式审查非常细致和严格，且有非常大的自由裁量权。与其他国家不同的是，递交美国商标申请需要非常准确且细致地对商标图样进行描述，对申请人的公司性质进行说明，对在先权利进行声明等等。对于申请的商品/服务，也要根据其功能和用途的进行细化。美国虽然接受国际通行的《尼斯分类》，但对于描述宽泛的商品是不予接受的。

    官方统计数据表明，直接向美国专利商标局递交的美国商标申请，收到审查意见的几率为66%。在收到审查意见或驳回通知后，没有代理律师的参与，45%的申请可以克服审查意见或驳回而得以公告；有代理律师的申请中，72%可以克服审查意见或驳回而公告。从这个数据可以看出代理律师在此环节的重大作用。

    在递交申请之前，代理律师可以从多方面对该商标的注册申请进行把关，其中包括商标的描述、商品/服务修改的建议、申请人公司性质的确切描述等等，从而在一定程度上减少下发审查意见的几率。如商标申请遇到了审查意见，审查员可先用电话或邮件联系代理律师，经代理律师同意后，审查员可主动修改形式问题，不再下发审查意见。如遇到绝对理由驳回或在先商标问题，代理律师也可以提供更为专业的复审方案。然而美国律师昂贵的服务费用，是使申请人比较头痛的问题。

    三、通过马德里国际商标注册指定美国

    马德里国际商标申请，即申请人基于国内商标申请或注册通过原属国商标局向国际局递交一份统一的申请表格，国际局收到申请后，将该申请转发给各国成员国。一份申请可以同时指定包括美国在内的95个国家/地区。这样不仅可以省去昂贵的律师费，各国的申请官费也会减少。因此，马德里国际注册在费用上有很大优势。

    通过马德里指定美国，要求申请人必须已经在国内申请或注册了商标，且马德里申请的商标图样必须与国内基础完全相同，申请人信息必须完全一致，商品范围必须小于或等于国内基础指定商品，对描述宽泛的商品需要进行细化。

    马德里申请采用统一表格，申报之时无法根据每个国家的个性化要求进行申报。如上文所述，美国审查员对于商标申请的形式要求非常严格，故通过马德里指定美国的申请经常会因为商标描述、商品描述、在先权利声明、放弃专用权等问题被下发审查意见。官方统计数据表明，通过马德里国际商标指定美国的申请，遇到审查意见的几率为99%。

    综上，现将两种不同方式进行美国商标注册保护概括如下：

    递交使用证据是许多企业在申请美国商标时非常关注且左右为难的问题。很多申请人在申请美国商标时都会采用“实际使用”基础，但实际上只有很少的一部分商标真正在美国使用，这样做的风险在于非常容易被他人基于未实际使用或递交了虚假声明而撤销。情况严重的还有可能被罚款或拘禁。

    综合考虑，如申请人只是为以后进入美国市场做铺垫，建议通过马德里途径进行美国商标注册。对于已经在美国开展业务的申请人，则建议通过单一申请的方式快速获得商标注册。

    （作者系北京集佳知识产权代理有限公司商标代理人）