法院对定牌加工的态度逐渐明朗

    ■本报记者  张莉

    随着经济的全球化以及中国“世界工厂”地位的确立，国内越来越多的企业开始从事定牌加工及相关出口业务。我国定牌加工经营对我国劳动密集型经济快速发展起到了重要的推动作用，其在我国已形成了一个具有较大规模的产业。然而，由于定牌加工企业缺乏知识产权保护意识和侵权风险意识，容易出现受外商欺骗或者因疏忽而生产和出口侵权货物的情况。

    国际贸易中的定牌加工（又称为OEM，俗称“贴牌”）是加工贸易的一种形式，它是指在来料加工和来样加工业务中，由境外委托方提供商标（一般是已注册的商标），经境内企业加工或装配后，再贴上境外委托方提供的商标或品牌返销国外的经营活动。在这种贸易方式下，由于常常使用国外客户提供的商标或品牌，如果企业缺少商标权保护意识，就会出现侵犯他人商标权的现象，需要承担民事责任、行政责任，严重者还会承担刑事责任，给企业造成巨大经济损失。

    在定牌加工的商业模式中，如果定牌加工产品的商标国内已经有人注册，是否会侵犯国内商标注册人的商标权呢？对此，法院系统、工商系统、海关系统看法不一。

    北京市东易律师事务所合伙律师赵虎认为，因为司法有最终的裁判权，所以，法院系统对这个问题的认识和看法至关重要。

    赵虎指出，在法院系统，对定牌加工问题的看法也在不断变化。2004年，北京市高级人民法院曾经出台法律文件，认为定牌加工不侵犯国内商标注册人的商标权。但是两年后，修订该法规的时候删除了有关定牌加工的规定。曾经被认为是北京高院对定牌加工这一行为的认定发生了改变。这些年来，各地法院对定牌加工是否侵权判断不一。2009年，最高法出台《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》指出：“妥善处理当前外贸贴牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”这个文件虽然对定牌加工是否侵权没有定性，但是，此后法院判决定牌加工是否侵犯商标权的时候都比较谨慎。

    2013年，《商标法》进行了修改。修改后的《商标法》并没有直接涉及定牌加工的问题。但是，第四十八条对商标的使用进行了定义，即：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”赵虎认为，该条规定对于认定定牌加工是否构成侵犯商标权有很重大的意义。因为一般情况下，定牌加工商业模式中，中国的加工企业没有把商品在中国市场销售，也没有在中国市场用于识别商品来源，所以应该不构成商标的使用，亦也不会侵犯商标权。

    近日，最高人民法院知识产权庭庭长孔祥俊刊发了文章《新修订商标法适用的几个问题》。最高法知识产权庭指导全国知识产权的审理工作，所以孔祥俊的观点对于审判实践意义重大。

    “从孔祥俊庭长有关新《商标法》适用的文章我们可以看出来，除非政策发生变化，就目前而言，一般的定牌加工行为不属于‘商标使用’的范围，不应该被判侵权。因为文章作者的特殊地位，我们可以认为法院系统对于定牌加工是否侵权问题的态度已经逐渐明朗。而法院系统对该问题的认定，无疑会影响到工商系统和海关系统对该问题的认识。”赵虎认为。